Markenanmeldung und Aufrechterhaltung der Marke in den USA

Von unserem deutschsprachigen CBBL-Anwalt in New York, Herrn Moritz C. Schumann, Rechtsanwalt & Attorney at Law, schumann@cbbl-lawyers.de, Tel. +1 646 502 5944, sbuslaw.com

Wichtige Informationen zur Anmeldung einer Marke sowie zur Aufrechterhaltung einer Marke in den USA mit praxisrelevanten Hinweisen.

1. Welche Markenanmeldungen gibt es in den USA?

Man kann eine Marke in den USA bereits anmelden und registrieren, wenn man die reine Absicht hat, die Marke im U.S.-Markt zu nutzen.

Man kann eine Marke in den USA auch anmelden und registrieren, wenn man diese Marke bereits im U.S.-Markt nutzt. Bei letzterer Art der Markenanmeldung muss man die Nutzungsnachweise (sog. Specimen) bereits bei der Anmeldung der Marke beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) einreichen.

Der Antrag auf Markenanmeldung bei der USPTO kann auch auf einem ausländischen Markenantrag basieren. Der entsprechende U.S.-Markenantrag muss dann innerhalb von sechs (6) Monaten ab dem Zeitpunkt des ausländischen Markenantrags bei der USPTO eingereicht werden. Es muss dabei zwischen den USA und dem jeweiligen Ausland ein internationales Markenrechtsabkommen vorliegen. Der Vorteil bei dieser Art der Markenanmeldung besteht darin, dass bei dem zeitlich nachrangig eingereichten U.S.-Markenantrag der frühere Zeitpunkt des ausländischen Markenantrags bereits als Antragszeitpunkt in den USA berücksichtigt wird (sog. Foreign Priority Basis).

Zudem gibt es U.S.-Markenanmeldungen, die auf bereits registrierten Markenanmeldungen im Ausland basieren. Es besteht dabei die Besonderheit, dass die ausländische Markenregistrierung ins Englische übersetzt und beglaubigt dem U.S.-Markenantrag beigefügt werden muss.

2. Was ist eine sog. Office Action in den USA?

Eine sog. Office Action der USPTO bedeutet die Bitte um Auskunft bzw. die Aufforderung zur Korrektur der Markenanmeldung. Die Frist zur Antwort beträgt hierbei sechs (6) Monate ab Eingang der Office Action bei der USPTO.

Oftmals akzeptiert die USPTO keine weitreichenden Klassenbeschreibungen. Es kann auch das Problem entstehen, dass es zwischen der Markenanmeldung und bereits angemeldeten und/oder registrierten Marken eine mögliche Verwechslungsgefahr geben könnte (sog. Likelihood of Confusion). In diesem Fall vergleicht die USPTO bei den betroffenen Marken jeweils

• das Erscheinungsbild,
• den Wortlaut, den Klang und/oder
• die ähnlichen Klassenbeschreibungen.

Man kann mithilfe von U.S. Rechtsprechung (sog. Case Law) gegen die Behauptung einer möglichen Verwechslungsgefahr vorgehen. Es kann in einer Office Action ferner gerügt werden, dass der Markenname rein deskriptiv eine Funktion, einen Zweck oder eine Charakteristik der Klassenbeschreibungen umfasst. Die USPTO akzeptiert eine rein deskriptive Markenanmeldung nicht.

3. Wie kann man eine registrierte Marke in den USA aufrechterhalten?

Man vermeidet die Löschung der registrierten Marke (sog. Abandonment) durch die USPTO, wenn man in bestimmten Zeiträumen die aktuelle Nutzung der Marke hinsichtlich der angemeldeten Klassen im U.S.-Markt fristgerecht nachweist (sog. Specimen).

Die Nutzungsnachweise unterscheiden hierbei zwischen Produkten und Dienstleistungen.

• Nutzungsnachweise bei Dienstklassen sehen unter anderem einen Auszug aus der aktuellen Webseite des Markeninhabers samt Datum und URL vor.
  
• Nutzungsnachweise bei Produkten sind z. B. eine Photographie (a) eines Etiketts, (b) eines sog. Hang-Tags oder (c) der Verpackung im Zusammenhang mit der Nutzung der Marke im U.S.-Markt. Auch der Auszug aus der aktuellen Webseite, der den tatsächlichen Verkauf der Produkte unmittelbar aufzeigt, kann als Nutzungsnachweis eingereicht werden.

4. Muss ich eine Marke in den USA anmelden?

Nein. Man kann eine Marke auch als sog. Common Law Trademark nutzen ohne sie bei der USPTO anzumelden. Die Common Law Trademark wird mit dem Symbol ™ versehen. Man kann die Common Law Trademark in einem limitierten, geographischen Bereich nutzen und gegenüber Dritten geltend machen.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine bei der USPTO registrierte Marke einen größeren markenrechtlichen Schutz bietet. Bei einer registrierten Marke geht die USPTO nämlich automatisch von der Eigentümerschaft des Registrierenden aus. Ein gesonderter Eigentumsnachweis ist daher daneben nicht erforderlich.

Die registrierte Marke schützt in den USA vor der Anmeldung von neuen Marken, die möglicherweise mit der registrierten Marke verwechselt werden können. Bei der Verletzung einer registrierten Marke kann der Eigentümer der Marke vor den U.S.-Bundesgerichten hiergegen leichter rechtlich vorgehen (z. B. Antrag auf Feststellung der Verwechslungsgefahr oder auf Feststellung der Verwässerung der Marke). Der Eigentümer der Marke darf die Registrierung mit dem Symbol ® kenntlich machen. Dieses Registrierungssymbol ist allgemein bekannt und hat meist eine abschreckende Wirkung gegenüber Personen oder Unternehmen, die die gleiche Marke verwenden möchten.

5. Wie kann ich gegen eine mögliche Markenverletzung vorgehen?

Bei einer möglichen Markenverletzung einer registrierten Marke kann man zunächst eine Aufforderung zur Unterlassung der Verletzung (sog. Cease und Desist Letter) an den Anspruchsgegner senden. Mit dem Cease and Desist Letter macht man auf eine Markenverletzung eines Dritten hinsichtlich einer registrierten Marke aufmerksam: Es besteht dabei zwischen der registrierten Marke und der Marke des Dritten eine mögliche Verwechslungsgefahr. Auch verlangt man in so einem Schreiben von dem Dritten, dass dieser unmittelbar die markenrechtliche Verletzung unterlässt. Falls die markenrechtliche Verletzung nach Fristablauf dennoch weiter erfolgen sollte, kann man Klage vor einem U.S.-Bundesgericht einreichen. In diesem Fall ist die Geltendmachung eines höheren Schadensersatzes möglich, da die ab dem Zugang des Cease and Desist Letter erfolgende Verletzung der Markenrechte als vorsätzlich angesehen wird.

Sie haben Fragen zu U.S. Markenanmeldungen oder anderen markenrechtlichen Themen? Sprechen Sie uns gerne an!

Unser deutschsprachiger CBBL-Partneranwalt Herr Rechtsanwalt Moritz C. Schumann und sein Team in New York stehen Ihnen gerne zur Verfügung: schumann@cbbl-lawyers.de, Tel. +1 646 502 5944

Stand der Bearbeitung: März 2023