Schutz von Know-how in Italien

von unserem deutschsprachigen CBBL-Anwalt in Mailand, Herrn avv. Stefano Casartelli, casartelli@cbbl-lawyers.de, Tel. +39 02 77803 1, www.jenny.it
 

Know-how in Italien richtig schützen


1. Wie kann Firmen-Know-how in Italien durch Geheimhaltungsmaßnahmen des Unternehmens geschützt werden?

2. Wie kann Know-how im Rahmen von Geschäftsbeziehungen in Italien vertraglich geschützt werden?

3. Wie hat der italienische Gesetzgeber die Schadensersatzpflicht und den Schutz von Geschäftsgeheimnissen geregelt?

4. Welche Strafen sieht das italienische Strafrecht vor?


Antworten:
 

1. Wie kann Firmen-Know-how in Italien durch Geheimhaltungsmaßnahmen des Unternehmens geschützt werden?

In Italien sind Maßnahmen zur Wahrung des Betriebsgeheimnisses von grundlegender Bedeutung, um das Know-how zu schützen, und erforderlich, um sicherzustellen, dass das Know-how als geistiges Eigentum geschützt wird.

Die zu ergreifenden Maßnahmen sollten angesichts der tatsächlichen Umstände, sowohl in Bezug auf die Eigenschaften der vertraulichen Information als auch auf die Struktur des jeweiligen Unternehmens, als angemessen gelten können. Dabei müssen die Maßnahmen "vernünftigerweise angemessen" sein, um die Geheimhaltung zu gewährleisten. Laut der italienischen Literatur beurteilt man die Angemessenheit durch einen Vergleich zwischen Kosten und Wirksamkeit der Maßnahmen.

Maßnahmen, die in Italien in der Praxis oft ergriffen werden, sind zum Beispiel: 

  • Beschränkung des Zugangs zu vertraulichen Informationen – die Informationen sind nur für Mitarbeiter zugänglich, die diese im Hinblick auf ihre Aufgaben benötigen;
  • Vertraulichkeitsklauseln in Verträgen mit den Mitarbeitern;
  • NDAs mit Dritten (z.B. externen Beratern), die Zugang zu vertraulichen Informationen haben können;
  • physische und technische Vorkehrungen zur Verhinderung von unbefugtem Zugang zu vertraulichen Informationen;
  • IT-Überwachung von Tätigkeiten, die zu Verstößen gegen die Vertraulichkeit führen können.
     

2. Wie kann Know-how im Rahmen von Geschäftsbeziehungen in Italien vertraglich geschützt werden?

In Geschäftsverträgen mit Parteien, die möglicherweise ganz oder teilweise Zugang zu Unternehmens-Know-how haben könnten, sollten Vertraulichkeitsklauseln eingefügt werden. 
Besonders zu beachten sind im italienischen Recht folgende Fälle: 

  • Franchisenehmer, denen per Gesetz Know-How zur Verfügung gestellt werden muss (weitere Informationen zu solchen Verträgen finden Sie nachfolgend unter „Übertragung von Know-how in Franchiseverträgen in Italien“); 
  • Know-How-Lizenznehmer, um den Wert des Know-hows zu schützen (weitere Informationen hierzu finden Sie nachfolgend unter „Lizenzen in Know-how-Übertragungsverträgen in Italien“); 
  • externe Berater;
  • Parteien in Joint-Venture-Verträgen;
  • Tochtergesellschaften, die gegebenenfalls an andere Konzerne übertragen werden.

In jedem der vorgenannten Fälle sollten Verträge geeignete Klauseln enthalten. Dabei ist zu beachten, dass die Ungeeignetheit von Geheimhaltungsmaßnahmen zum Erlöschen des gesetzlich gewährten Schutzes führen kann. Die Gestaltung der Klauseln sollte selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Umstände erfolgen. Im Folgenden sind einige Beispiele für Maßnahmen aufgeführt, die vertraglich vorgesehen werden können:

  • Verbot der Offenlegung von Know-how;
  • Verpflichtung zur Rückgabe/Löschung aller Unterlagen, die Know-how enthalten können;
  • Pflicht, den Zugang zu Know-how innerhalb des empfangenden Unternehmens so weit wie möglich einzuschränken;
  • Vorgehensweisen im Falle von Zugang zum Know-how durch Behörden und/oder Dritte, insbesondere im Falle von Audits/Überprüfungen;
  • Auditrechte zu Gunsten des Inhabers des Know-hows;
  • Geldstrafen zu Gunsten des Inhabers des Know-hows.
     

3. Wie hat der italienische Gesetzgeber die Schadensersatzpflicht und den Schutz von Geschäftsgeheimnissen geregelt?

In Übereinstimmungen mit den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2016/943 sind in Italien folgende Verhaltensweisen untersagt:

  • unrechtmäßiger Erwerb, Offenlegung oder Nutzung von Geschäftsgeheimnissen Dritter; 
  • Herstellung, Anbieten, Handel, Einfuhr, Ausfuhr oder Lagerung von rechtsverletzenden Waren, d.h. Waren, deren Design, Eigenschaften, Funktionsweise, Herstellungsverfahren oder Vermarktung in erheblichem Maße von unrechtsmäßig erworbenem, verwendeten oder offenbarten Geschäftsgeheimnissen Gebrauch machen.

Zu erwähnen ist weiter, dass ein fahrlässiges Verhalten rechtserheblich ist, es ist nämlich ausreichend, dass der Verletzende die Tatsache, dass Informationen unrechtmäßig erlangt wurden, fahrlässig nicht kennt. 

Im Falle eines Verstoßes ist der Täter verpflichtete, dem Berechtigen Schadensersatz, einschließlich des entgangenen Gewinns, zu zahlen. 

Wie bei anderen Rechten des geistigen Eigentums hat der Inhaber die Möglichkeit, den Erlass einstweiliger Verfügungen zu beantragen (z.B. das Verbot, bestimmte Geschäftsgeheimnisse zu verwenden oder Produkte zu verkaufen, in die diese integriert sind). Diesbezüglich sollte beachtet werden, dass der mutmaßliche Verletzer die Durchsetzung einstweiliger Verfügungen verhindern kann, in dem er anbietet, zur Deckung des eventuellen Schadensersatzes eine angemessene Sicherheit zu leisten. 
 

4. Welche Strafen sieht das italienische Strafrecht vor?

Know-how-Verletzungen und generell Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen können in Italien strafrechtliche Folgen haben.
Artikel 623 des italienischen Strafgesetzbuches (Offenlegung von Wissenschafts- oder Betriebsgeheimnissen), in der 2018 neu formulierten Fassung, sieht für denjenigen, der Betriebsgeheimnisse (einschließlich Know-how) preisgibt oder sie zu seinem eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter verwendet, nachdem er aufgrund seiner Stellung, Rolle oder seines Berufs Kenntnis hiervon erlangt hat, eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren vor.  

Dieselbe Strafmaßnahme gilt für denjenigen, der, nachdem er unrechtmäßig Besitz von Geschäftsgeheimnissen erlangt hat, diese an Dritte weitergibt oder sie verwendet (entweder zu seinem eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter).

Übertragung von Know-how in Franchiseverträgen in Italien

Franchiseverträge sind In Italien durch ein besonderes Gesetz (Nr. 129/2004) geregelt. Dieses Gesetz sieht vor, dass Franchiseverträge unter anderem eine ausdrückliche Bezeichnung des Know-hows, das der Franchisegeber dem Franchisenehmer zur Verfügung stellt, enthalten müssen.
Da der Franchisegeber dem Franchisenehmer sein Know-how zur Verfügung stellt, ist dieser gesetzlich verpflichtet, über den Inhalt der Tätigkeit - und damit auch über das Know-how - "strengste Vertraulichkeit" zu wahren. Der Franchisenehmer ist auch ausdrücklich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter Geheimhaltungspflichten einhalten.
Auch wenn die Geheimhaltungspflichten gesetzlich festgelegt sind, ist es absolut ratsam, diese Angelegenheit ausdrücklich im Vertrag durch Einführung spezifischer Bestimmungen zu regeln und zu sanktionieren, z.B. Vertragsauflösung, Geldbußen etc.

Lizenzen in Know-how-Übertragungsverträgen in Italien

Know-how kann sowohl zugewiesen als auch lizenziert werden.
Die Abtretung von Know-how erfolgt in der Regel gegen Zahlung eines festen Betrags, durch eine Anzahlung und/oder Ratenzahlungen. Es kommt recht häufig vor, dass eine solche Abtretung im Rahmen von Technologietransfer-Vereinbarungen erfolgt, die auch die Abtretung anderer geistiger Eigentumsrechte (z.B. Patentrechte und Muster) im Zusammenhang mit einer bestimmten industriellen Tätigkeit vorsehen.
Lizenzen in Know-how entsprechen in Italien im Allgemeinen den Lizenzen über andere IP-Rechte und sind daher mit regelmäßigen Zahlungen verbunden, die oft (zumindest teilweise) Tantiemen einschließen.
Vertraulichkeit ist ein Schlüsselelement in jedem Know-how-Vertrag. Wie bei jedem Geschäftsgeheimnis ist die Geheimhaltung ein wesentliches Merkmal: Sollte das Know-how tatsächlich nicht geheim sein, könnte die Abtretung/Lizenz für nichtig erklärt werden.

Darüber hinaus muss der Vertrag Vertraulichkeitsverpflichtungen enthalten.
Zum Beispiel: 

  • Bei einer Abtretung sollte der Zedent verpflichtet sein, alle Dokumente, in die das Know-how eingelagert ist, auszuhändigen oder zu löschen, um das auf den Zessionar übertragene Recht vor jeder Verbreitung zu schützen, die den Wert (und möglicherweise sogar die Durchsetzbarkeit) des Know-hows behindern könnte;
  • Bei einer Lizenz sollte der Lizenznehmer verpflichtet sein, das Know-how streng vertraulich zu behandeln, um das Recht des Lizenzgebers und seine Möglichkeit, das Know-how nach Ablauf der Lizenz zu verwerten, zu schützen. Zu beachten ist auch, dass der Schutz des Geschäftsgeheimnisses bei Fehlen angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen gehindert sein kann, da das Vorliegen angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen Voraussetzung für das Bestehen eines durchsetzbaren Geschäftsgeheimnisses selbst ist.


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Unser deutschsprachiger CBBL-Anwalt in Mailand, Herr avv. Stefano Casartelli, berät Sie gerne: casartelli@cbbl-lawyers.de, Tel. + 39 02 77803 1


Stand der Bearbeitung: Februar 2021